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上一期 | 总第435期
 
 
 
 
 
 
 
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关于答复“没有实质性内容”审查意见的一点经验
文/集佳知识产权代理有限公司 范志平
 

  发明专利在实质审查时,审查员在审查意见通知书中往往会给出一个结论性意见,具体体现在审查意见通知书第二页第七栏的勾选项,以及正文最后一段的总结性描述,前者为专利局制式表格,包括四个可选项,具体如下:

  1)申请人应当按照通知书正文部分提出的要求,对申请文件进行修改。

  2)申请人应当在意见陈述书中论述其专利申请可以获得专利权的理由,并对通知书正文部分中指出的不符合规定之处进行修改,否则将不能授予专利权。

  3)专利申请中没有可以被授予专利权的实质性内容,如果申请人没有陈述理由或者陈述理由不充分,其申请将被驳回。

  4)其他情况。

  代理人在收到审查意见通知书,特别是第一次审查意见通知书时,往往都会在第一时间关注“第七栏”的勾选情况,以便了解审查员的倾向性观点,对案件答复难度和授权前景做出初步判断,进而采取更具针对性的答复方式。

  从实质性缺陷的角度来讲,“第七栏”从第1项到第3项其严重性越来越大,若审查员勾选第1项和第2项,则意味着本专利尚具有授权前景,代理人所面临的工作往往是形式修改、缩小保护范围、争取保护范围、陈述符合要求的理由等等,在与审查员进行多次沟通后,一般都能够获得授权,而第3项往往意味着,在审查员看来,本专利不具备新颖性和创造性,同时说明书中也没有记载其他任何可以授予专利权的实质性内容,因而即使申请人对权利要求进行重新组合和/或根据说明书记载的内容做进一步的修改,本申请也不具有被授予专利权的前景,如果陈述的理由不充分,本申请将被驳回。

  由于审查员给出的结论性意见对申请文件全文都进行了全盘否定,且倾向于驳回,因此笔者入行之初在面临此类审查意见时颇感头痛,一方面是对审查员权威性的盲目尊重,另一方面是受审查员判决式语气的影响,自己往往在气势上就输掉了一半,现在看来是大可不必的,只要我们能静下心来认真分析技术问题、技术方案、技术效果,有理有据的与审查员进行争辩,即便审查员勾选了第3项,经过代理人的努力往往也能够获得授权。

  根据笔者的经验,将第3项又可细分为以下三类:

  第一类:审查员虽然进行了审查,但是未对本申请和对比文件作深层次的分析,由于审查员检索到的对比文件往往比撰写时确立的现有技术更加接近本发明技术方案,两者相同或相近似的技术特征也更多,十分容易引起混淆,误认为实质相同,因此审查员有时会轻易得出本申请不具有新颖性或创造性的“表象性”结论,进而勾选第3项,在笔者的粗略统计中,此类第3项审查意见在整个第3项中所占的比例大约为20%~30%。

  当然,这并不是说审查员没有认真细致的进行审查,而是因为部分技术特征上的相同或近似,带有一定的蒙蔽性,导致从审查员的角度看来,并没有实质性区别,因此无需进行深入的分析,即可得出审查结论。

  显然,此类结论并不能反映本申请的真实授权前景,代理人在处理时,需理清思路,认真分析,寻找问题的症结所在,在向审查员充分陈述意见后,一般都能够推翻审查员的结论,进而获得授权。

  例如,在一项名称为“预压给料机及粒料入窑系统”的发明专利审查过程中,审查员在经过对比分析后得出了不具有授权前景的结论(对比文件为CN101549269A),笔者经过分析后发现审查员的对比方式存在混淆的问题,因此在意见陈述时明确表示不同意审查员的观点,并在未修改权利要求的情况下,从以下几个角度向审查员进行了说明:

  a、审查员认为对比文件中的强制喂料机5相当于本申请的给料仓2,而实际上,与给料仓2相当的应该是对比文件中的定量加料装置2,并非强制喂料机5,本申请中并不存在强制喂料机这一技术特征。

  b、审查员认为对比文件中的对辊挤压造粒装置6相当于本申请的预压装置,而实际上,本申请的权利要求1仅涉及预压给料机,而对比文件1是一整套造粒设备,其对辊挤压造粒装置6应该相当于本申请权利要求9的斜置滚压机,并非预压装置。

  c、从对比文件的图2中可以看出,其定量加料装置2的内部设有给料轮,与本申请中的给料轮相对应。

  d、对比文件中的料位自动恒定管3才相当于本申请的溜料管。

  ……

  经过代理人陈述意见,获得了审查员的认可,本申请最终获得了授权。

  第二类:审查员严格按照三步法,进行了深入细致的分析和对比,最终还是得出了没有实质性内容的审查结论,进而勾选了第3项,相比上一种情形,做出此类审查意见的审查员往往更有自信,坚持审查意见的立场也更加坚定,答复难度自然也最大,需要代理人做的工作也就更多,在笔者的粗略统计中,此类第3项审查意见在整个第3项中所占的比例大约为40%~60%,在经过充分的陈述意见之后,往往也能够获得授权,或者使审查员不得不进行补充检索。

  这是因为此类结论在分析对比过程中会存在非常“隐蔽”的不妥之处,这种不妥看似很有道理,实则需要通过代理人的努力进行纠正,其问题往往集中于技术领域跨越过大、技术问题不同、技术特征对比有误、对比文件不能相互结合等多个方面。

  例如,在一项名称为“一种新型起重机用伸缩变幅合流多路阀”的发明专利审查过程中,审查员在经过对比分析后得出了不具有授权前景的结论(对比文件为CN102345749A),代理人不同意审查员的观点,并从多个角度向审查员进行了说明,摘录如下:

  a、对比文件1所针对的是,如果伸缩油缸和变幅油缸采用单泵供油,则在大腔进油时效率较低,如果伸缩油缸和变幅油缸采用双泵供油,则在小腔进油时能耗过高,即单泵供油和双泵供油之间的矛盾,其所提供的技术方案可以根据选择实现合流或不合流两种工作状态,从而给予用户较大的选择空间,是否合流,取决于伸缩油缸和变幅油缸是执行“伸出”还是“缩回”动作。

  而本发明所针对的是如何实现“伸缩、变幅单独动作合流”、“伸缩、变幅复合动作合流”以及“变幅落与卷扬复合动作合流”,并不仅仅根据“伸出”或“缩回”来进行合流,两者虽然都与是否合流相关,但所要解决的技术问题完全不同。

  b、对比文件1所提供的合流阀为旁路形式,其外接于多路阀本体,两者为分体式结构,相当于在多路阀的基础上又加装了另一个合流阀,加上多路阀自身就具有的合流阀,多路阀上共具有两个合流阀,而且外接合流阀是否工作,由第三液控单向阀(20)控制,而第三液控单向阀(20)是否得电,需人工手动操作,并不具有自动控制功能。

  而本发明所提供的合流多路阀为整体式结构,仅具有一个合流阀,且并不需要另外设置第二个合流阀,而且其第一液控换向阀、第二液控换向阀和第三液控换向阀采用特殊油路设计,分别由不同的油口进行控制,在执行作业任务时,具有全液压控制功能,可自动实现不同动作模式下的合流,无需人工干涉。

  ……

  经过代理人陈述意见,本申请在未进行修改的情况下,最终获得了授权。

  第三类:审查员的审查意见没有明显的错误或不妥之处,代理人很难找到好的突破口陈述意见,也就是真正意见上的“没有实质性内容”,此类第3项审查意见在整个第3项中所占的比例大约为20%~30%。

  由于发明专利申请客观上存在一定的授权率,代理人并不能保证所代理的发明专利都能够获得授权,这主要与技术方案本身的创新度有关,因此出现此类审查意见有时是在所难免的,在确定审查员的意见属于这一种情形之后,首先要征求发明人的意见,因为发明人在技术方面更加专业,对技术问题更加敏锐,有时会能够为代理人提供一些意想不到的角度,从而使整个案件出现生机,即便发明人也认为审查员的结论基本正确,代理人仍然不能灰心,当然并不是提倡代理人胡搅蛮缠,那样只会适得其反,而是要在争取的基础上尽可能的把握好尺度。

  综上所述,即使审查员做出了本申请“没有实质性内容”的审查意见,代理人也要认真分析、区别对待,其中大约有6-7成的申请并非真的“没有实质性内容”,最终是能够获得授权的,只要代理人在心态上轻视“没有实质性内容”,在战术上重视“没有实质性内容”,就能取得好的答复效果,从而为申请人争取更大的利益。