文/北京集佳知识产权代理有限公司 穆云丽
对于授权后的专利案件,流程上最主要的事务之一就是年费管理。无效程序通常是被诉侵权人在收到专利权人侵权起诉之后的一种反制手段或者是竞争对手通过专利无效请求打破专利权人的专利保护壁垒的一种打击手段,因此涉及无效程序的这类专利往往具有巨大的商业价值,属于高价值专利,做好其年费管理以便保持专利权的有效性对专利权人来说是非常重要的。
无效决定包括宣告专利权部分无效的决定和宣告专利权全部无效的决定。对于宣告专利权部分无效的决定,那毫无疑问是需要继续缴纳年费维持专利权。而对于宣告专利权全部无效的决定呢?既然专利权已经被宣告全部无效了,是否还需要继续缴纳年费呢?或者说从何时开始不需要缴纳年费呢?在本文中,笔者将从年费管理的角度出发,对宣告专利权无效的时间点进行探讨。
引言
笔者对于该话题的关注,源于一封来自客户的年费咨询。由于此案在申请阶段并非我方代理,因此我方经查询专利局网站后答复客户,此案目前在专利局网站上的状态显示为“无效宣告失效”,因此无需缴纳后续年费。客户收到我方回复后表示不解,此案目前正在诉讼程序中,已向法院提起了行政诉讼,为何案件会处于失效状态?
根据客户的回复,我方的第一反应是,专利局网站上的案件状态可能显示有误。这是由于作为行政机构的专利局与作为司法机构的法院之间的案件信息通报可能有所滞后,法院可能未能及时将针对该无效决定的行政诉讼的相关信息传回专利局,又或者专利局未能根据法院通报的案件情况而及时更新案件状态,从而导致二者之间存在信息差。这样的情况并非唯一,我们在其他专利案件中也曾遇到过。因此,针对此案的情况,我方建议客户,可以提供相关诉讼程序的一些文件(比如人民法院针对该无效决定的行政诉讼的受理通知书)作为证据,请求专利局更新该案件的法律状态。
至此,该案件的问题似乎已经得到了解决,但是却引发了笔者对于在专利案件的年费管理中,宣告专利权无效的时间点应该如何认定的思考。
一、无效决定的生效时点的认定
根据专利法第四十六条第二款的规定,“对专利复审委员会宣告专利权无效或者维持专利权的决定不服的,可以自收到通知之日起三个月内向人民法院起诉”。进一步地,根据审查指南第四部分第三章第6.2节的规定:“根据专利法第四十六条第一款的规定,宣告专利权无效(包括全部无效和部分无效)的审查决定作出后,当事人未在收到该审查决定之日起三个月内向人民法院起诉或者人民法院生效判决维持该审查决定的,由专利局予以登记和公告”。
根据上述规定,我们可以理解,虽然专利法和审查指南中并未明确规定无效决定的生效时间点,但是由于在后续的司法程序中是有可能推翻该无效决定的,因此无效决定并非作出之后就立即生效,而是要等到起诉期满当事人未提起诉讼或者维持该无效决定的判决生效时才生效。这也是在实践中广为认同的一种观点。
在东莞银行股份有限公司确认不侵害专利权纠纷民事二审案中【1】,最高人民法院也明确了以下裁判观点:专利权无效宣告请求审查决定的生效时点应当根据专利权的特殊性质以及法律规定的专利授权确权行为之目的进行判断。专利权无效宣告请求审查决定并非一经作出即发生法律效力,而须待法律规定的起诉期限届满当事人未提起诉讼或者维持该决定的裁判生效时,该决定方可发生法律效力。具体理由如下:
第一,无论是在我国行政法律规范还是专利法律规范中,均无确定专利权无效宣告请求审查决定生效时点的直接依据。因此,专利权无效宣告请求审查决定的生效时点应当根据专利权的特殊性质以及专利授权确权行为之目的进行判断。专利权是一种需经有权机关授予的无形财产权。专利授权确权行为作为取得和保持专利权的程序,会导致专有权的确立和丧失,故其目的在于判断发明创造是否应受到专有权的保护,而非采取行政强制措施或赋予执行力。只有在行政相对人及利害关系人对行政决定放弃救济权利或救济权利用尽时,专利权无效宣告请求审查决定才具有不可争力,此时专利权有效与否才能处于终局性的确定状态。
第二,我国的专利授权确权程序包括司法救济程序。司法救济程序的结果会影响专利权法律状态的确定,是专利授权确权行为在司法领域的评判程序。因此,仅在专利法规定的上述起诉期限届满当事人未提起诉讼或者维持审查决定的司法裁判发生法律效力时,专利授权确权程序才在真正意义上结束,行政相对人及利害关系人负有不得再行争讼的义务。专利权无效宣告请求审查决定此时才具有不可争力,故应以此时点作为生效时点。
第三,专利法第四十七条第一款规定:“宣告无效的专利权视为自始即不存在。”在宣告专利权无效的情况下,专利权保护的技术方案从专有状态进入公有领域,社会公众可以自由实施该技术方案。由于专利授权确权程序包括司法救济程序,如果将宣告专利权无效的审查决定之生效时点确定为一经作出即生效,而其后司法裁判又推翻该决定,则会形成技术方案在专有-公有-专有领域之间的反复,并在保护专利权人的合法权益和推动发明创造的应用之间产生诸多争议,此种解读不符合专利法的立法宗旨。
二、从无效决定的追溯力角度看专利权被宣告无效的时点
专利法第四十七条从如何实现结果正义和既有社会秩序维护之间的平衡这个角度出发,规定了专利权被宣告无效后的法律后果。第一款确立了专利权无效宣告具有追溯力的基本原则,即“宣告无效的专利权视为自始即不存在。”。第二款则是在第一款的基础上,规定了专利权无效宣告不具有追溯力的例外情形。
宣告无效的时间点对确定无效决定的追溯力具有重要意义。在陕西东明农业科技有限公司与陕西秦丰农机(集团)有限公司侵害实用新型专利权纠纷再审案中【2】,最高人民法院阐述了如下裁判要点:专利法第四十七条第二款的规定以专利无效宣告请求审查决定有追溯力为原则,以无追溯力为例外。基于上述原因,在确定宣告无效的时间点时,应该考虑如下因素:一是该时间点应有对世性,应是社会公众均可公开得知并明确知晓的;二是该时间点应有确定性,应是一个确定的时点,原则上不宜随当事人的具体情况或者其他人为因素发生变动;三是该时间点应是较早的具有法律意义的时间点,尽量增加无效宣告请求审查决定发挥追溯力的机会。
在无效程序中,涉及三个具有法律意义的时间点:决定日、发文日、送达日。决定日是无效宣告请求决定的作出时间。决定日在无效宣告请求审查决定书上有明确记载,社会公众可以方便地获知。无效宣告请求决定一经作出即对专利复审委员会产生拘束力,不得随意撤销或者变更。发文日是专利复审委员会向当事人发送无效宣告请求审查决定的时间,是送达过程的开始时间。该时间在无效宣告请求审查决定书上亦有明确记载。送达日是当事人收到无效宣告请求审查决定的时间,是可提起行政诉讼期间的起算点。送达日无法在无效宣告请求审查决定书上载明,只能根据送达当事人的具体情况予以查明。无效宣告请求审查决定作出后,无论是发文日还是送达日均可能由于人为因素发生变动,如果以发文日或者送达日作为宣告专利权无效的时间点,均可能造成不合理的结果。而决定日不仅具有对世性和确定性,还可以在一定程度上增加无效宣告请求审查决定发挥追溯力的机会,实现结果公正。因此,宣告专利权无效的时间点应以无效宣告请求审查决定的决定日(作出日)为准。
在青海民和朝明印务有限公司(以下简称朝明公司)与青海育恒教育用品有限公司(以下简称育恒公司)发明专利权实施许可合同纠纷民事二审案中【3】,最高人民法院再次重申了上述裁判规则:专利法第四十七条第二款规定的“宣告专利权无效的决定”,应以国家知识产权局作出无效宣告请求审查决定的决定日为确定专利权被宣告无效的时间点,理由包括:一是决定日具有法律意义;二是决定日的确定性强;三是以决定日为专利权被宣告无效的时间点符合专利法第四十七条的立法目的;四是以决定日为准确定宣告专利权无效是司法实践中长期以来的既定规则。
由此可见,从无效决定的追溯力角度来看,根据最高人民法院确定的裁判规则,应以国家知识产权局作出无效宣告请求审查决定的决定日为确定专利权被宣告无效的时间点。
三、从年费角度看无效决定
针对专利权被宣告全部无效后是否应该停止缴纳年费或者说应该从何时停止缴纳年费,专利法、实施细则和审查指南对此都没有明确的规定,业界对此问题的讨论也很少。因为负责缴纳年费的是专利权人,从专利权人的角度来说,虽然国家知识产权局已经做出了宣告专利权全部无效的决定,但是只要该决定还未生效,那就还存在该决定被法院生效裁判撤销的可能,其专利权就还处于有效状态,这也是专利权人所期望的结果。也就是说,该专利权被宣告无效的决定还未得到终局结论,专利权人是愿意继续缴纳年费以便维持该专利权的。因此,笔者这里仅是从理论上对该问题进行探讨。
根据审查指南第五部分第二章第4.2.1.2节的规定,专利局主动退款的情形包括:在专利权终止或者宣告专利权全部无效的决定公告后缴纳的年费。从这点可以推知,在正常情况下,无效决定公告之日应该是专利权人可以停止缴纳年费的最晚时间节点,因为在该日之后缴纳的年费,专利局是应该主动退款的。
然而,在开篇笔者所遇到的那个案例中,无效决定实际还未生效,但是由于专利局与法院之间的信息不同步,导致专利局已经公告该专利权为无效宣告失效状态。在该情况下,即使专利权人依然按时缴纳该专利的年费,由于该专利权已处于失效状态,专利局是不会对这笔费用进行处理的。假设在两年甚至更多年后,法院的生效判决维持了该无效决定,专利权人是否可以请求专利局退回自无效决定公告日后缴纳的年费呢?
笔者认为,从程序正确上来说,应该是可以的,这符合审查指南关于专利局应主动退款情形的规定。但是从事实上来说,该无效决定在公告时其实并未生效,也就是说,该专利权仍然处于有效的状态,那么专利权人理应缴纳年费以便维持该专利权。
这里再假设另一种情形。仍以开篇笔者遇到的那个案子为例,假如说在专利权无效决定公告之后,专利权人并未继续缴纳年费,并且最终的法院生效裁判也维持了该无效决定,那么与继续缴纳年费的情形相比,该专利权人似乎占到了“便宜”,因为少交了两年甚至更多年的年费。如果不允许继续缴纳年费的专利权人请求专利局退回所缴纳的年费,似乎有所不公。另一方面,假如最终的法院生效裁判推翻了该无效决定呢?专利局是否应该给予该专利权人补缴年费的机会?补缴年费的时候,是否会有滞纳金?这些情形目前都没有明确的规定。
根据以上关于无效决定的生效时点以及专利权被宣告无效的时间点的讨论,在年费管理中,有争议的时间点可能包括三个:无效决定生效之日、无效决定作出之日、无效决定公告之日。
笔者认为,在年费管理中,可以考虑以无效决定作出之日作为专利权人可以停止缴纳后续年费的时点。理由如下:
1.对专利权人来说更为公平。在《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释(二)》中,建立了“先行裁驳,另行起诉”制度,以便提高专利侵权诉讼的审理效率。也就是说,在专利侵权民事诉讼中,在国家知识产权局作出宣告专利权无效的决定之后,审理专利侵权纠纷的法院可以从程序上裁定驳回起诉,无需等待行政诉讼的最终结果,并通过“另行起诉”给权利人以司法救济途径。那么针对同一份无效决定,对专利权人来说,如果在民事侵权诉讼中其侵权起诉已经因专利权被宣告无效而被驳回,也就是说其权利基础已经暂不存在了,但却要求专利权人继续缴纳年费以便维持该专利权,对专利权人来说显然是有失公平的。因此,从对专利权人更为公平的角度来看,同一份无效决定对专利权有效性的认定标准应保持一致。
2.可以简化案件的年费管理程序。在现有实践中,专利的代理机构、年费管理机构、无效程序的代理机构以及诉讼程序的代理机构往往并不是同一家机构,因此关于案件的信息同步也存在滞后,这就大大加大了案件年费管理的难度,实践中很容易出现多缴、漏缴年费的情况。如上所述,无效决定的作出日具有确定性和对世性,并且根据现有实践,在行政诉讼中,无效决定被法院推翻的比例其实是很低的。因此,假如从专利权被宣告全部无效之日起,专利权人可以选择在此时停止缴纳年费,可以大大简化案件的年费管理。假如在后续的诉讼程序中,生效的法院裁判推翻了该无效决定,专利权人可以选择是否补缴在此期间的年费,并补充缴纳一定的滞纳金。
小结
由于无效决定同时涉及行政程序和后续的司法程序,因此在考虑其效力时,往往涉及多方面的因素,实践中可能很难统一标准。以上仅是笔者从专利权人的角度出发,针对涉及无效程序的案件的年费管理,关于专利权被宣告无效的时间点如何认定的讨论,以期在制定相关规定或司法解释时,能够增加一个视点的考虑。
注释:
【1】(2020)最高法知民终225号
【2】(2012)民提字第110号
【3】(2019)最高法知民终586号