一、引言

　　众所周知，若专利修改超范围，在专利无效程序中可用专利法第三十三条（以下简称法33条）作为无效理由。根据法33条的规定，对发明和实用新型专利申请文件的修改不得超出原说明书和权利要求书记载的范围，对外观设计专利申请文件的修改不得超出原图片或者照片表示的范围。因此，在引用法33条作为无效理由时，前提条件是要明确何为原申请文件，即确定修改文本的比较对象。

　　按照通常理解，原申请文件应为本案提交日的原始文本。在被请求无效专利为一般申请时，这不会有任何问题。但是，如果被请求无效专利为分案申请，则比较对象究竟是分案提交日文本还是母案提交日文本，专利法及实施细则并未予以明确。这一立法缺陷，造成了一定的混乱，因此有必要予以澄清。

　　二、几种意见评述

　　关于分案申请修改文本的比较对象问题，目前存在以下几种意见：一是以母案提交日文本为比较对象；二是以分案提交日文本为比较对象；三是以分案提交日文本为比较对象，或以母案提交日文本为比较对象。

　　第一种意见认为，根据专利法实施细则第四十三条第一款（以下简称细则43条1款）规定“依照本细则第四十二条规定提出的分案申请，可以保留原申请日，享有优先权的，可以保留优先权日，但是不得超出原申请公开的范围”，所述“公开的范围”即法33条中“记载的范围”；据此，应以母案提交日文本为比较对象。问题在于，细则43条1款中“公开的范围”是否等同法33条中“记载的范围”并无定论；而且，从审查过程来看，也无法推导出这一结论。假定分案提交日文本符合细则43条1款的条件，申请人后来又进行修改；则在进一步的审查过程中，审查员在指出修改文本不符合法33条时，是指出修改文本超出分案提交日文本，而不是母案提交日文本。既然审查过程中，并不以母案提交日文本为比较对象，又如何断定无效程序中应以母案提交日文本为比较对象呢？

　　第二种意见认为，在满足细则43条1款的条件下，分案申请实际上是一个独立申请，其与一般申请并无本质的区别；既然一般申请以提交日文本为比较对象，又有什么理由区别对待，将分案申请修改文本的比较对象确定为分案提交日以外的其它文本呢？此种意见有一定的合理性，问题在于：分案提交日的文本并不总是满足细则43条1款的规定；假定分案提交日文本超出母案公开范围，但审查员未查出而予以授权，仅以分案提交日文本作为判断分案申请修改是否超范围的依据，显然有违公平。

　　第三种意见认为，根据《审查指南》第二部分第六章第3.2节（2）规定“分案申请的内容不得超出原申请公开的范围，此处‘公开的范围’应当理解为专利法第三十三条所述‘记载的范围’。否则，应当以不符合专利法实施细则第四十三条第一款或者专利法第三十三条规定为理由驳回该分案申请”；这意味着既可以分案提交日文本为比较对象，又可以母案提交日文本为比较对象。问题在于，作为部门规章的《审查指南》，并不能作出超出上位法规定范围的解释；何况，部门规章并不是人民法院的审判依据，而只是参照依据！同时，任选比较基准，无疑增加了法律的不确定因素。

　　三、笔者意见

　　笔者认为：分案申请既要满足细则43条1款的规定，又要满足法33 条规定，即分案申请修改既不能超出母案提交日文本，也不能超出分案提交日文本；细则43条1款优先于法33 条，即只有在满足细则43条1款时，才应该考虑法33条。概括来说，就是同时以母案提交日文本和分案提交日文本为比较对象，对分案申请修改是否超范围进行判断。

　　一种情形是，分案提交日文本不满足细则43条1款的要求，审查员会要求进行修改；若某修改文本满足细则43条1款要求，则以该修改文本为分案提交日文本，并结合母案提交日文本对分案申请以后的修改是否超范围进行判断。

　　另一种情形是，分案提交日文本不满足细则43条1款的要求，但审查员并未指出此缺陷；此时，以母案提交日文本及分案提交日文本为比较对象，对分案申请的修改是否超范围进行判断。

　　中国专利法体系未明确上述做法，但有一些国家和地区有此种规定。例如，欧洲审查指南规定：对于分案申请提交日之后的修改不能超出再起提交日提交的分案申请内容。这明确地表述了判断分案提交日后的修改是否超出所依据的文本，无疑对我国的专利立法具有借鉴作用。

　　实际上，在满足细则43条1款的前提下，无论以母案提交日文本为比较对象，还是以分案提交日文本为比较对象，其结论必然相同。一般地，分案申请的说明书与母案申请说明书完全一致，但也存在两种特殊情况：

　　其一，分案提交日文本相对母案提交日文本缩小了范围。假如分案申请的修改相对母案提交日文本不超范围，但相对于分案提交日文本超范围；此时，应以法33条作为无效的理由。

　　其二，分案提交日文本相对母案提交日文本扩大范围。分案申请的修改相对分案提交日文本不超范围，但相对于母案提交日文本超范围。在这种情况下，若因为审查员失误而授权，按照专利法及其立法精神，此时显然可以被无效。

　　但是，这种情况下实际面临极大的法律尴尬：细则43条1款可作为驳回依据，却不能作为无效理由；这造成审查程序与无效程序的严重脱节，无疑是一大立法疏漏。

　　实际上，这种情况都是以法33条作为无效理由的，这相当于作出变通的解释，即认为43条1款为法33条的一种特殊情况。这种变通确有助于解决现实问题，但于法理不通顺，实为无奈之举；为了保证立法的严谨，无疑有必要进行修改。

　　四、结语

　　综上所述，分案申请修改应同时满足细则43条1款及法33 条的规定，在判断分案申请修改是否超范围时，应结合母案提交日文本及分案提交日文本进行分析。

　　同时，为了保证审查程序与无效程序的衔接，建议：在修改专利法及其实施细则时，将细则43条1款列入无效理由。