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上一期 | 总第389期
 
 
 
 
 
 
 
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具体实施方式中现有技术的作用
文/北京市集佳律师事务所上海分所 骆苏华
 

  具体实施方式是发明或者实用新型专利申请文件的重要组成部分,对于充分公开、理解和实现发明或实用新型、支持和解释权利要求起着极为重要的作用。因此,具体实施方式的撰写就显得尤为重要。

  在实务中,笔者通常听到这样的观点:这些都是现有的,不用写;那个是公知的,不用写。尤其是有些发明人通常会以这些理由拒绝提供更为具体的资料,甚至有些代理人也认为将与现有技术有区别的地方写清楚就可以了。对于这样的观点,笔者向来持不赞同的态度,何谓现有技术?撰写阶段定位的现有技术与审查阶段、甚至复审、无效和诉讼阶段的现有技术可能存在差别。若在撰写阶段,仅描述自认为发明点的内容,将视之为现有技术的内容不加详细描述甚至不加描述,在实审中可能会处于被动的状态,反之,若存在这样的内容,后续的工作容易开展很多。

  此外,对于发明人认定的现有技术更是有待商榷,因为通常发明人会将公司内部的技术认定为现有技术,若这些内容不公开,可能会造成公开不充分。

  笔者从实务经历中进行了总结,下面结合几个例子加以说明具体实施方式中现有技术的作用。

  首先需要说明的是,本文所述的现有技术包括公知技术,而且所谓的现有技术也不一定是狭义概念中的技术,还指为何采用这项技术、技术的沿革等等外延内容。

  案例1

  该案涉及在钝化层和垫金属层之间引入了支撑金属层,以便克服现有技术中键合垫比较柔软所造成的打线封装失效或打线封装质量下降问题,也避免了将垫金属层的材质更换为昂贵的金属所带来的成本增加的问题。

  权利要求1如下:一种半导体芯片的键合垫,包括半导体衬底上的钝化层和垫金属层,其特征在于:所述垫金属层与钝化层之间还设有支撑金属层。

  审查员检索到的对比文件1(日文)公开了:一种半导体装置及其制造方法,通过在键合垫之下形成大于1微米的补强层,这样增加了键合垫的厚度,从而在进行探测的时候,探针不会穿过键合垫到达层间绝缘层并导致层间绝缘层开裂。

  审查员认为,本发明与对比文件1的对应关系如下:键合垫<—>键合垫;钝化层<—>中间绝缘膜;铝层<—>垫金属层;支撑金属层<—>补强层,从而认定没有新颖性。

  但是经过分析申请文件之后,发现本发明的钝化层与对比文件1的中间绝缘膜并不相同,本发明的钝化层是在半导体器件包括互连结构完成之后、封装之前覆盖的保护层,以防止表面被污染,而对比文件1的中间绝缘膜是半导体器件形成过程中使用的隔离层,主要用于不同层的导电材料甚至同一层导电材料之间的电学隔离;本发明的支撑金属层与对比文件1的补强层并不相同,本发明的支撑金属层具有重排布线路的图形,而对比文件1的补强层仅用于增大键合垫的厚度(大于1微米),没有重排布线路的图形;本发明的键合垫与对比文件1的键合垫并不相同,本发明的键合垫是半导体器件包括互连结构完成之后、用于打线封装的键合垫,而对比文件1的键合垫是多层互连结构之间的连接端。

  找到这些不同之后,就可以进一步分析是否等同、是否把现有技术覆盖了、是否容易想到或者有启示等问题。试想一下,若原始申请文件中仅描述了交底书所称的增加了支撑金属层等等内容,把其它看似不是发明点的内容不去描述或者不加详细描述,很难从结构上与现有技术区别开,更别提从专利保护范围的角度将发明创造与在先技术加以区别。

  案例2

  该案涉及把CMOS图像传感器像素单元对两个输出晶体管的漏极相连,共用一个输出端,这样每个像素单元对减少了一个输出接触孔和减少输出金属线,从而减小了输出电容。权利要求1如下:

  一种CMOS图像传感器,包括:位于半导体衬底上的至少一个CMOS图像传感器像素单元对,所述CMOS图像传感器像素单元对包括列向相邻的第一像素单元和第二像素单元,所述每个像素单元包括光电二极管区域和驱动电路区域,其中,驱动电路区域形成有输出晶体管,其特征在于,第一像素单元的输出晶体管和第二像素单元的输出晶体管的漏极相连,作为共用的输出端。

  审查员认为对比文件1中的“传输晶体管”与本发明的“输出晶体管”相当,最后认定为没有新颖性,实际上并非如此,本发明的输出晶体管是指CMOS图像传感器中输出最终的放大信号的晶体管,而对比文件1中的传输晶体管是4T结构的CMOS图像传感器中的用于将光信号转换成为电信号的晶体管,与其它结构连接方式也不同,4T像素单元结构的传输晶体管的源极与光电二极管相连,漏极与复位晶体管的源极相连。

  由此可以看出,若本发明中没有描述传输晶体管的作用、连接关系,将难以说服审查员本申请与对比文件的区别。尤其是在实践中,有的时候对元器件的命名会以第一晶体管、第二晶体管的方式进行,更难认定本申请与对比文件是否相同,当然,电路图通常会给出,可以从电路结构中判断某个晶体管的具体角色和作用,可能可以弥补这个缺陷,但是,对于其它类型案件,比如通信,由于附图往往是抽象的文字性描述,这样省略描述所带来的风险可能更大。

  因此,描述现有技术还有助于通过字里行间的描述确认审查员认定的事实是否正确。若因为某个特征是公知的,在申请文件中就起了个名字,就不去描述其它内容,比如该公知(认为的)特征的用途、结构、与其它结构的连接关系等,这是很危险的,因为没有了其它相关内容,当审查员认定和对比文件的某个特征相对应时,尤其二者名称相同的情况下,而实际上二者作用又不同,但是文中没有能够与对比文件相区别的内容描述,这时候欲把权利要求中所涵盖的现有技术范围排除出去就比较困难了。

  案例3

  该案涉及一种表面平坦的抛光垫和采用这种抛光垫的抛光方法,不带常规的化学机械抛光垫的用于容纳抛光液的凹槽,进行化学机械抛光后克服了现有的抛光垫带来的晶圆表面出现凹槽的缺陷,可使化学机械抛光的晶圆有较高的表面平整度,可满足用于图像传输的光学器件以及对晶圆表面质量要求较高的产品。

  实审中,审查员检索到一篇制作化学机械抛光垫的专利文件,其提及所述抛光垫上可以不设凹槽,从而审查员认为本发明没有创造性。

  若本发明的申请文件仅描述了这种抛光垫的结构、以及如何使用该抛光抛光的方法,确实比较难以找到答复的突破口。所幸的是,原始申请文件中记载了大量的这样的描述:本领域技术人员针对现有技术的晶圆表面会有凹槽的缺陷进行解决的方案,最终验证并不成功,于是发明人抛弃了常规的改进方案,将本领域技术人员带有偏见的平坦抛光垫进行抛光,最终解决了该技术问题。于是,该点就成为答复审查意见的突破口。

  因此,在撰写阶段,将发明点撰写清楚固然重要,但是适当作些铺垫,以预防面对不同现有技术会造成无法应对的局面也很重要。

  通过以上3个小案例可以看出,具体实施方式中的现有技术在实审中能够起到加入权利要求中能够与现有技术相区别、解释权利要求、认定审查员认定的事实是否正确等等作用,往往能够决定一个申请文件的授权与否。

  而且,从法律层面来说,无论是哪个国家的专利法,为了保护公众的利益,均有这样一条规定:申请后对申请文件的修改不能超出原始记载范围。而原记载范围往往就是体现在具体实施方式所公开的范围。在实务中,代理人往往有这样的体会:权利要求在主动修改时机、实审、甚至无效阶段还是可以修改的,但是对于说明书,其核心部分就是具体实施方式部分,除了主动修改时机,其在实审阶段可以修改的余地很小,甚至在无效阶段,按照规定,根本不能修改说明书。而且,即便是权利要求书的修改,通常也要基于说明书的具体实施方式部分。由此可以看出,具体实施方式还决定了一个申请授权的范围、甚至权利是否稳定。

  由此可以看出,具体实施方式的撰写是整个申请文件的极为重要的一环,需要撰写丰富并适当,若要做到这一点,从撰写之前就要做这样的准备,比如在和技术人员沟通过程中,不能就事论事地沟通,即仅仅针对交底书中认为的发明点进行沟通。这只是初步的沟通,获得的信息还是不够的,还可以多问和倾听整个技术的沿革、发明构思,凭借代理人的逻辑思维,可以多问一下:为何这么做?为何不那么做?通常面对这个问题,别人想到怎么做?等等。在撰写具体实施方式过程中,除了要将发明点的以及与发明点相关内容撰写清楚之外,对于上述与发明点可能相关的,也要适当描述,尤其需要避免的是不能想当然认为名称就表明了结构关系、连接关系等等。当然,也不能过分描述,笔者曾见过有些申请文件将所有涉及的技术点的原理、注意事项等等不分主次全都罗列上去,喧宾夺主,让人找不着重点,这也是不可取的。

  此外,笔者还澄清一个问题,有人会有这样的疑问:若这些是现有技术,后续应该能补入吧?要回答这个问题,首先要弄清楚公知技术与由申请文件直接、毫无疑义推出的内容是否相同,若能分清这二者的概念,就可以回答这个问题,具体内容在审查指南上均有介绍,在此不再赘述。