审查意见通知书是审查员在对申请文件的审查过称中下发的一类官方文件,主要用于指出申请文件在形式上和实质性上的缺陷并说明理由。针对审查意见通知书,申请人要在指定期限内陈述意见,否则可能面临被驳回的风险。
在众多缺陷中,最常见的就是技术方案缺乏创造性。创造性的判断通用的作法是采用三段式,即确定最接近的现有技术、确定发明的区别技术和发明实际解决的技术问题以及判断要求保护的发明对本领域技术人员来说是否显而易见。
在进行显而易见的判断时,存在两种情况:所述区别技术特征为公知常识;所述区别技术特征为另一份对比文件中披露的相关技术手段且两者所起的作用相同。本文主要针对前一种情况进行论述。
专利法、专利法实施细则以及审查指南中并没有对公知常识进行确切的定义。审查指南仅采用举例的形式进行说明,指出公知常识可以是本领域中解决该技术问题的惯用技术手段,或者是教科书或工具书等中披露的解决该技术问题的技术手段。
教科书和工具书有据可查,但惯用技术手段是本领域技术人员的一种积累,其判断的标准也是本领域技术人员,故存在较大的主观性。这也给惯用技术手段的判断带来了很大的困难,进而增大了公知常识的答复难度。
在进行公知常识性审查意见的答复时,首先,应该根据自己的经验判断所述区别技术特征是否明显属于本领域的公知常识。如果是,还是应该选择其他答复方式,否则答复意见被接受的可能性很小,申请就面临被驳回的风险;如果不是,而且又没有其他更为有利的切入点,则可以考虑争辩所述区别技术特征不属于本领域的公知常识。
以下分情况对公知常识的争辩进行介绍。
1、 所述区别技术特征明显不属于本领域的公知常识
首先,公知常识是有特定涵义的,比如记载于教科书或者技术手册中的知识,而所述区别技术特征在教科书或者技术手册中均没有记载,即现有技术中没有任何证据表明所述区别技术特征属于本领域的公知常识;审查指南中也明确规定,不能因为技术手段比较简单就认为其为公知常识,进而否定其创造性。
然后,结合对比文件指出解决对比文件中所存在技术问题的惯用技术手段。详细分析对比文件之后,得出对比文件中所存在的技术问题,进而指出本领域技术人员面对所述技术问题时常用的技术手段,并结合对比文件中的技术方案进行详细论述,从而得出对比文件中并不存在与所述区别技术特征结合的技术启示。
在上述过程中,存在两个突破口:如果经过分析发现对比文件中根本就不存在审查意见中指出的缺陷,本领域技术人员当然就不可能存在对对比文件中的技术方案进行改进的动机,也就无所谓解决所述技术问题所采用的技术手段;如果对比文件中存在所述技术问题,但现有技术指引本领域技术人员寻找的技术方案确是与所述区别技术特征相反的,则对比文件中不可能存在与所述区别特征相结合的技术启示。
显然,上述两种情况较为特殊,仅能用于解决部分案件。实践中存在较多的可能是所述区别技术特征与对比文件没有任何关系。因此,解决对比文件中所存在技术问题的技术手段也与所述区别技术特征无关,当然就不存在对比文件与所述区别技术特征结合的技术启示。
最后,结合所述区别特征能够产生的技术效果论述本申请技术方案具有显著的进步。所述区别技术特征不但解决了对比文件中存在的技术问题,还产生了其他的有益效果,这些有益效果可以是结构的进一步精简,也可以是取得了其他方面的技术改进。
综合上述论断,可以进一步得出所述区别技术特征的存在使得本申请的技术方案具有突出的实质性特点和显著的进步,故本申请的技术方案具备创造性。
2、 所述区别技术特征可能是本领域的公知常识
在不确定所述区别技术特征是否属于本领域的公知常识时,一般不建议对是否属于公知常识进行争辩,此时应尽可能寻找其他切入点。如果没有其他切入点可寻,可以考虑采用上述两种特殊情况下的突破口进行突破,即对比文件中是否存在相反教导以及对比文件中是否存在审查意见中指出的缺陷,从结合启示上入手进行答辩。
区别技术特征是本申请不同于对比文件的技术特征,代理人可以根据区别技术特征的技术特性推出该技术特征能够解决的技术问题;如果现有技术中不存在区别技术特征在本申请中用于解决的技术问题,那就切断了区别技术特征与对比文件的联系,更加不可能存在将所述区别技术特征应用到最接近对比文件以解决其技术问题的技术启示。
但是,采用这种方法存在一定的风险,不能从根本上解决问题,审查员可能进行补充检索,寻找更为有力的现有技术来否定本申请的创造性。
简言之,公知常识的答复存在一定的难度,但确是审查员经常引用的驳回理由。本文仅就自己的答复经验对其进行简单的分析,不详之处还望指正。
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