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上一期 | 总第511期(2015.04.11-2015.04.17)
 
 
 
 
 
 
 
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日本授权后异议系统概述
集佳知识产权代理公司 王静宇
 

  2015年4月1日起,日本专利局(JPO)于2014年5月14日正式公布的专利法修正法案中提及的授权后异议系统(post-grant opposition system)将正式生效运行。新系统适用于2015年4月1日当天或之后公布的专利。

  该异议系统运行以后,任何人都可以在一件专利申请授权公开之日起6个月内向JPO提交一份书面异议陈述书。JPO收到异议请求以后,一个由3或5名审查员组成的专利异议委员会将会基于异议人提交的书面资料针对这件专利进行异议复审,同时可能基于这些资料执行一个进一步的检索。如果异议被异议委员会最终确定为无异议基础(no merit grounds for an opposition),那么被异议的专利将继续有效。如果异议被异议委员会确定为有异议基础,那么一份撤销该被异议专利的原因通知书将会被传送给专利权人。

  专利权人可以提交一个克服异议理由的回复,同时也可以针对权利要求、说明书和附图提交修改。如果专利权人提交一份回复,该回复只包括反驳理由,没有修改。那么该回复将由异议委员会查看并决定是否维持专利权。如果专利权人提交一份回复,该回复包括反驳理由,同时含有修改,那么除了一份撤销理由通知书之外,一个请求副本,会被传递给异议方。异议方可以针对任何的修改提交意见。这个程序在异议委员会决定是否维持专利权前提供给了异议方一次争辩的机会。

  在查阅了专利权人的争辩理由、专利权人提交的修改请求以及异议方的争辩以后,异议委员会将决定是否维持一件专利权,还是撤销该专利权。

  如果异议委员会最终决定维持一件专利权,异议方不能对该决定提出上诉。异议方可以提出一份无效请求,启动一件无效案件(an invalidation trial)来进一步质疑该专利的有效性。如果异议委员会最终决定撤销一件专利权,专利权人可以向东京高级法院(Tokyo High Court)启动反对撤销决定的行动。

  在异议请求提交及被JPO受理以后,异议方除了在专利权人提交修改后有一次争辩的机会,在异议程序的其他过程中,异议方都不会介入。当异议委员会最终决定维持一件专利权时,异议方才可以请求一件无效诉讼来尝试进一步的行动。无效诉讼是完全独立于授权后异议程序的其他程序,只要异议方是其中一个利害关系人,就可以基于相同的原因提交一份无效请求。

  同时请注意,专利权人对专利的修改应该不超出权利要求的范围,异议不会给专利权人机会来扩大已被授权专利的保护范围。JPO可以以一个狭窄的含义来解释利害关系人(interested party)这个词。

  综上所述,授权后异议系统是一个挑战竞争对手专利权有效性的可行性选择,可以撤销竞争对手的专利权。建议:(1)如果竞争对手的专利能够使得其他竞争者使用一项技术。当竞争对手众多,可以获得专利许可时,建议最好不要想办法撤销竞争对手的专利权;(2)如果把握了一件可以无效掉一件专利权的现有技术,可以作为谈判的筹码和专利权人协商专利许可的价格,尤其是当竞争对手众多的时候,这个筹码会带来很大的优势。这种情况下,也可以考虑不提交现有技术。

  而对于专利申请人或专利权人来说,应对异议程序的方法有以下几种:(1)请求加速审查,且积极申请;(2)提交与本发明保护范围不同的分案申请,并获得专利权;(3)调查竞争对手产品,并针对这些产品修改权利要求,务必使得所申请专利的保护范围涵盖这些产品;(4)提交分案申请,并维持分案申请处于申请状态,保存修改分案申请修改权利要求的机会,一旦母案受到质疑,分案申请仍然存活,就还有机会。

  附:日本三大质疑专利申请或专利权的平台对比: