在一件专利申请提交之后,由于各种原因申请人可能会需要修改申请文件。例如,发现申请文件存在瑕疵,或者发现可以影响权利要求新颖性和创造性的现有技术,或者新申请撰写时认为不重要而没有包括在权利要求中的内容后来发现有商业价值。在修改的内容、时机和方式等方面各国家或地区都有严格的规定。如果申请人对申请文件的修改不符合这些规定,这些修改会不被接受或者不被允许,从而影响申请人的利益。
在对申请文件的修改内容上各个国家的要求基本一致,即不允许引入新的主题。但是在修改的时机和方式上各个国家的规定存在许多的差别。
欧洲作为世界上最大的经济体之一,向来是企业竞争的重要市场,专利无疑是一种有力的市场争夺武器,我国科技企业很多都积极在欧洲进行专利布局。下面介绍欧洲在修改时机和方式上的要求。
1、在接收到检索报告之前——Rule 137(1) EPC
根据Rule 137(1) EPC,对于在欧专局直接提交的欧洲专利申请,在接收到欧洲检索报告之前不能修改申请文件;对于需要补充欧洲检索的PCT申请,申请人可以在欧专局对申请进行补充检索之前对权利要求、说明书和/或附图进行修改。
此外,根据 Rule 159(1)(b), 申请人在进入欧洲国家阶段同时可以修改申请文件。
对于需要补充欧洲检索的PCT申请,根据Rule 161(2)EPC,申请人会接收到是否进行主动修改通知,在该通知的六个月的期限内对申请文件进行主动修改。
由此可见,对于进入国家阶段的PCT申请,欧洲和我国的规定类似。在我国,申请人除了在进入国家阶段同时对申请文件进行修改外,在国际申请进入国家阶段后提出实质审查请求时,或者在收到专利局发出的发明专利申请进入实质审查阶段通知书之日起三个月内,申请人可以根据专利法实施细则第五十一条第一款的规定对申请文件进行修改。
2、在接收到检索报告之后——Rule 137(2) EPC
根据Rule 137(2) EPC,在接收到欧洲检索报告后,申请人如果要继续申请需要答复欧洲检索报告,在答复欧洲检索报告时,可以对权利要求、说明书和/或附图进行主动修改。
另外,对于PCT申请是向欧专局提交的,这时没有补充欧洲检索报告,进入欧洲国家阶段时,申请人需要答复WO-ISA, IPER 或 SISR(ISA, IPEA 或SISA是EPO),申请人在答复WO-ISA, IPER 或 SISR时可以对权利要求、说明书和/或附图进行主动修改。
在接收到欧洲检索报告或者补充欧洲检索报告时,会收到审查员关于权利要求的新颖性和创造性以及其他问题的详细的审查意见,这时由于可以进行主动修改,申请文件的修改可以有较大的空间,更具有针对性。而且,通常这是最后一次主动修改的机会,此后申请人需要按照审查员的要求进行修改,因此,这是非常宝贵的一次机会,申请人应当掌握好这次机会。
在我国,主动修改通常在审查员进行检索之前进行。根据专利法实施细则第五十一条第一款的规定,发明专利申请人在提出实质审查请求时以及在收到专利局发出的发明专利申请进入实质审查阶段通知书之日起的三个月内,可以对发明专利申请主动提出修改。
3、在接收到第一次审查意见通知书之后- Rule 137(3) EPC
为了审查过程的紧凑,节约审查资源, 根据Rule 137(3) EPC,在接收到第一次审查意见通知书之后,只能按照审查员的要求进行修改。
我国的规定类似,根据专利法实施细则第五十一条第三款的规定,申请人在收到专利局发出的审查意见通知书后修改专利申请文件,应当针对通知书指出的缺陷进行修改。
对于申请文件中的缺陷的修改,只要不引起新的缺陷,欧专局通常是允许的。在接收到授权通知书后,审查员已经完成了实质审查,而且申请人之前已经给过修改申请文件的机会了,因此,此时的修改只有不会耽误授权的准备工作才会被允许。
如何判断是否按照审查员的意见进行修改,该标准通常由欧专局审查员灵活掌握,审查员会在申请人利益与审查过程的拖延以及审查员的工作量之间进行平衡。例如,对于申请人刚刚得知(如审查员在最近的一次官文中引用的对比文件)高度相关的现有技术,申请人对说明书或权利要求即使进行大量的修改也可以是合理的。对于审查员已经指出过的且已经克服的缺陷,申请人通过修改又引入这样的缺陷,即使是少量的修改,审查员通常不会接受。
4.未检索的主题
在欧洲检索报告或补充欧洲检索报告中,审查员在一些情况下可能对部分主题没有进行检索,这些情况例如包括:
审查员认为不能进行有意义的检索,会邀请申请人指出要检索的主题,要求申请人删除未检索的主题;
审查员认为同一类别包括过多的权利要求时,会邀请申请人指出要检索的权利要求,会要求申请人删除未检索的权利要求或使未检索的权利要求从属于检索的权利要求。
在以后的权利要求修改中,任何修改后的权利要求都不可以涉及上述未检索的主题。例如,如果修改的权利要求的主题只在说明书中出现过,而没有被检索,其与原始要求保护并被检索的发明不属于单一总的发明构思,这样的修改不会被允许。
还有一种需要注意的情形是权利要求不具有单一性,在答复单一性的审查意见时,申请人需要将权利要求限制到已经检索的单个发明。在后来的审查中,如果已经检索的发明例如由于不具有授权前景,申请人想要改变为已经检索的不同的发明,这是不允许的。如果已经检索的发明例如由于不具有授权前景,申请人想要改变为没有检索的不同的发明,更是不允许的。
了解了欧洲关于修改的时机和方式的要求后,我们可以合理利用这些规定为国内申请人争取更大的利益。
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