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上一期 | 总第140期
 
 
 
 
 
 
 
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谈如何在答复审查意见时修改申请文件
文/北京集佳知识产权代理有限公司 梁明升
 
  根据专利法的规定,向中国国家知识产权局专利局(以下简称专利局)递交的发明专利申请需要经过两个阶段的审查:初步审查和实质审查。在实质审查阶段,审查员对申请进行实质审查后,通常以审查意见通知书的形式,将审查的意见和倾向性结论通知申请人。在审查意见通知书指定的期限内,申请人针对该审查意见通知书撰写意见陈述书和/或提交修改后的申请文件,如果修改后的申请文件未超出原说明书和权利要求书记载的范围,修改按照审查意见通知书要求进行,以及修改后的申请文件克服了审查意见通知书中所指出的缺陷,则该发明专利申请可能很快被授予专利权。

  审查意见通知书主要指出两种缺陷:形式缺陷和实质缺陷,形式缺陷包括不规范用词、技术术语不统一、缺少附图说明、说明书的文字和相应的附图不一致以及所属技术领域的技术人员能够识别出的明显错误等;实质缺陷包括没有新颖性/创造性、公开不充分以及缺少必要技术特征等。

  形式缺陷不会影响到发明专利申请的保护范围,实质缺陷不但会影响到发明专利申请的保护范围,甚至还有可能导致发明专利申请被驳回。

  审查意见通知书中指出的实质缺陷,最常见的是发明专利申请缺乏新颖性和/或创造性,这类审查意见通知书的倾向性意见主要包括两种:一种认为整个专利申请没有新颖性和/或创造性,从而专利申请没有授权前景;另一种认为该专利申请应对独立权利要求作进一步限定,缩小其保护范围,以使其相对于现有技术具有新颖性和创造性。

  遇到这类审查意见时,一般可以按照如下步骤进行处理:

  1)逐篇分析审查意见通知书中引用的对比文件,确认最接近对比文件;

  首先看审查意见中用于评判新颖性的对比文件的时间,如果对比文件是在发明专利申请的申请日(以下简称申请日)或优先权日以前在国内外出版物上公开发表过、在国内公开使用过或者以其他方式为公众所知的材料,或者是在申请日或优先权日以前由他人向专利局递交,而且在申请日或优先权日以后(含申请日或优先权日当天)公布的专利申请文件,则对比文件可以用作评判新颖性,否则引用该对比文件用来评判本发明专利申请的新颖性是不妥的,申请人可以以此为基础进行新颖性的争辩。

  其次是看审查意见中用于评判创造性的对比文件的时间,如果对比文件是在发明专利申请的申请日(以下简称申请日)或优先权日以前在国内外出版物上公开发表过、在国内公开使用过或者以其他方式为公众所知的材料,则对比文件可以用作评判创造性,否则引用该对比文件用来评判本发明专利申请的创造性是不妥的,申请人可以以此为基础进行创造性的争辩。

  接着分析在时间上符合要求的对比文件,与本发明专利申请的领域是否相同、相近或相关。

  然后,将时间上符合要求且领域相同、相近或相关的对比文件,逐篇与发明专利申请进行对比,尤其是与权利要求的技术方案进行对比,看每一篇对比文件披露了本发明专利申请或权利要求中的哪些技术特征,而本发明专利申请或权利要求中的哪些技术特征还未被该对比文件披露,或者本发明专利申请或权利要求中的哪些技术特征与对比文件中披露的不完全一致。

  将披露本发明专利申请或权利要求中最多技术特征的对比文件作为最接近对比文件。

  2)将对比文件结合起来进行分析;

  如果将本发明专利申请或权利要求分别与各篇对比文件对比,只要还存在未被披露的技术特征,或者该不完全一致的技术特征与对比文件中相对应的技术特征实质上并不相同,则说明本发明专利申请或权利要求相对于该篇对比文件具有新颖性。

  确定本发明专利申请或者权利要求具有新颖性后,进一步的,就是根据对比文件判断本发明专利申请或者权利要求是否具有创造性。

  将本发明专利申请与最接近对比文件进行比较,确定哪些是本发明专利申请与最接近对比文件共有的技术特征,哪些技术特征未在该最接近对比文件中披露,在此基础上进一步分析这些未被最接近对比文件披露的技术特征是否在其他对比文件中披露或者是本领域技术人员在解决其相应技术问题时的公知常识。

  3)将本发明专利申请与对比文件进行比较分析

  首先将本发明专利申请的说明书中的具体实施方式与各篇对比文件进行比较,如果比较之后,说明书中的具体实施方式相对于各篇对比文件不具有创造性,则该申请可能不具有授权前景,在这种情况下,专利代理人通常只需要向委托人转达和说明审查意见后,由委托人自行决定该申请应该如何处理;如果比较之后,说明书中的具体实施方式相对于各篇对比文件具有创造性,则继续分析原独立权利要求是否具有新颖性、创造性,在此基础上确定是否需要修改权利要求。

  说明书中的具体实施方式相对于各篇对比文件具有创造性,但是通过分析认为原独立权利要求无新颖性和/或创造性,就应当修改权利要求书,改写新的独立权利要求,使其相对于通知书引用的对比文件具有新颖性和创造性,并在意见陈述书中论述新修改的独立权利要求相对于通知书中引用的对比文件具有新颖性、创造性的理由;相反,若通过分析认为原独立权利要求具有新颖性和创造性,那么应当在意见陈述书中论述原独立权利要求具有新颖性、创造性的理由。

  如果对独立权利要求进行了修改,修改之后的独立权利要求相对于对比文件具有创造性,一般还需要对说明书中的发明内容部分中与该发明技术方案有关的内容进行相应的修改,使其与修改后的独立权利要求请求保护的主题相适应。

  例如,有一件发明专利申请,说明书中描述了一种飞机用的两层密封玻璃窗,可以解决现有技术中飞机密封玻璃窗在强度上的不足这一技术问题,继而在两层密封玻璃窗的基础上,说明书中还描述了一种飞机用的三层密封玻璃窗,可以进一步解决飞机用两层玻璃窗在温度变化剧烈时热应力使其容易破碎这一技术问题;在该申请的独立权利要求中,所要解决的技术问题是强度不足,而审查意见中引用的对比文件1中披露了一层玻璃窗的技术方案, 对比文件2中披露了密封玻璃窗的强度不足可以增加厚度的技术方案,因此,将对比文件1和对比文件2相结合,本发明专利申请的独立权利要求不具有创造性,在答复审查意见的时候,修改原独立权利要求,补充反映三层密封玻璃窗的结构特征,并在意见陈述书中陈述本发明专利申请的三层密封玻璃窗相对于审查意见中引用的对比文件1和对比文件2具有创造性的理由。

  修改了独立权利要求之后,还应该将说明书发明内容部分中,与原独立权利要求中两层玻璃窗的技术方案有关的内容进行相应的修改,修改为三层玻璃窗的技术方案有关的内容。

  对比文件2公开了密封玻璃窗的强度不足可以增加厚度的技术方案,对比文件2公开了原独立权利要求最多的技术特征,因此对比文件2为本发明专利申请最接近对比文件,由于说明书背景技术部分应当与独立权利要求所要求保护的主题相适应,新修改的独立权利要求最接近的对比文件为对比文件2,而不是原申请文件背景技术中记载的现有技术,因此,在答复审查意见的同时,还需要将对比文件2的内容补入本发明专利申请说明书的背景技术部分,并引证该文件。这种修改实际上使说明书增加了原申请的权利要求书和说明书未曾记载的内容,但由于修改仅涉及背景技术而不涉及发明本身,且增加的内容是申请日前已经公知的现有技术,因此是允许的。

  另外,还需要修改发明内容部分中与该发明所解决的技术问题有关的内容,使其与要求保护的主题相适应,即反映该发明的技术方案相对于最接近的现有技术所解决的技术问题。在原始申请文件中,发明内容部分与该发明所解决的技术问题有关的内容是:解决密封窗强度不足的技术问题,而修改后的独立权利要求相对于最接近的现有技术所解决的技术问题是:解决飞机用两层玻璃窗在温度变化剧烈时热应力使其容易破碎这一技术问题。由于修改后的发明内容不应超出原说明书和权利要求书记载的范围,因此,如果原说明书和权利要求书没有解决飞机用两层玻璃窗在温度变化剧烈时热应力使其容易破碎这一技术问题的相关记载,则根据新修改的独立权利要求对发明内容部分中与该发明所解决的技术问题有关的内容的修改是不允许的,然而,如果不对发明内容部分中与该发明所解决的技术问题有关的内容修改,会造成发明内容部分中该发明所解决的技术问题与新修改的独立权利所解决的技术问题不一致的情况,授权后可能会有人针对该授权文本提起无效,在无效宣告请求书中陈述该新修改的独立权利要求不符合专利法实施细则第二十一条第二款的规定:独立权利要求应当从整体上反映发明或者实用新型的技术方案,记载解决技术问题的必要技术特征。而在无效宣告请求的审查过程中,专利权人不得修改专利说明书和附图,如果不对发明内容部分中与该发明所解决的技术问题有关的内容修改,新修改的独立权利要求没有记载解决原技术问题的必要技术特征,从而可能导致该发明被无效的后果。

  从以上分析可知,在答复审查意见的过程中,对申请文件的修改至为重要,如果对独立权利要求进行了修改,但是没有对发明内容部分中与该发明所解决的技术问题有关的内容修改,即使获得了专利权,该专利权也是不稳定的,可能在无效过程中丧失。而导致该专利权不稳定的原因是最初的申请文件中,没有对各从属权利要求或者具体实施方式中的各技术方案所解决的技术问题进行记载,因此,在专利代理人或者申请人撰写申请文件的时候,应该在说明书中对各从属权利要求或者具体实施方式中的各技术方案所解决的技术问题进行说明,并说明各技术方案所带来的有益效果,以便在答复审查意见的过程中,如果需要修改独立权利要求,对发明内容中与该发明所解决的技术问题有关的内容修改,从而获得更为稳定的权利。