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上一期 | 总第267期
 
 
 
 
 
 
 
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浅谈美国商标法中的“商标使用”
文/集佳知识产权代理有限公司 王宇
 

  纵览世界各国的商标制度,绝大多数国家对于商标注册后的使用都有着不同的要求,如果不能满足商标使用的条件,商标将会有被撤销的危险。最典型的莫过于注册商标的不使用撤销制度,我国商标法规定了连续三年不使用的商标将有可能被撤销。其他国家有将此期限规定为一年或两年的,也有规定至五年的。与绝大多数国家对商标使用的要求相比,美国除了规定有不使用撤销制度,在申请之前以及后续注册的维持方面规定较大多数国家更为严格。本文藉此对美国商标权利取得和维持的使用方面制度做一介绍分析,以期对国内商标申请人以及相关从业者做一参考。

  首先,美国商标注册制度的出发点是要求将申请标识与指定商品、服务相结合进行使用才能够符合其注册要件,这也就是在美国提交商标申请一定要声明其使用基础的原因之所在。如果是申请时声明打算使用(bona fide intention to use in commerce)的商标,在核准注册后,正式授权之前也一定会要求申请人提供使用证据并提交使用声明。也就是说,在美国,没有使用的商标是无法获得注册的。

  那么,何种情况下可以视为符合规定的使用要件呢?根据美国商标法的规定,以下情形将可以认定为商标的使用:

  1.产品以任何方式与其外包装或产品标签结合而陈列之;

  2.产品进行商业销售或运输;

  3.针对服务,可以是广告形式或者是在销售行为中所体现的其他形式

  同时,作为典型的判例法国家,美国商标法肯定了商标使用会由于所处不同领域而产生不同判断标准,比如对于一种治疗稀有疾病的药物来说,不需要提供其在市场销售的证据,只要证明其在临床诊断方面使用即可。另外等待FDA批准的一种新药的临床使用和市场试销,或者某些产品的少量销售仍然可以被视为商业过程中的使用 。通常来讲,使用的数量、交易的本质以及特殊行业的典型使用方式都会被综合考虑作为判断是否为商业使用的标准。关于使用的空间概念,美国商标法规定了州与州之间的贸易使用,在关岛,波多黎各,美属萨摩亚,美属维尔京群岛的使用以及美国与他国间贸易产生的使用都可以视为商业使用。

  根据美国商标法规定,单纯的州内部使用(intrastate use)不能成为联邦注册的使用基础,但以下几种使用通过判例形式已经被认定为商业使用:

  1.虽只在一地经营,但能够证明提供给多个州客人服务的餐馆;

  2.虽只在一地经营,但能够证明提供给多个州旅行者服务的汽车服务站;

  3.虽只在一地经营,但能够证明提供给多个州客人服务的旅店(其在全国性杂志上登有广告);

  商标在国外的使用,如果没有与美国产生关联,不能视为“使用(Use in Commerce)”如果是通过互联网销售产品或服务则可以视为“使用”。在提交相关证据时,申请人不必说明具体使用的方式,比如是通过广告,出口,运输等。

  在提供相关使用证据时,例如以实际使用为基础提交商标申请的情况下,申请人或其代理自行判断是否提供的证据符合“使用”的标准。对于申请人提供的使用证据,美国商标审查官持普遍接受的态度。但是,一旦申请人披露了使用方式,审查官有权判定其是否符合商标法规定的“使用”标准。同时,当申请人主张实际使用为基础时,还必须提供商标在任意地方的初次使用时间以及在美国的初次使用时间。需要注意的是前一时间必须早于或等同于后一时间。在并购发生后,如果初次使用是由被收购者进行的,申请人必须对此声明,但无需披露被收购者的名称。提供的初次使用时间原则上要求具体到日,但在申请人不确定具体日期时,可以提供模糊日期而由审查官进行推断,比如使用“at least as early as(至少开始于)”,“prior to(在某日之前)”,“in(某年/某月)”。举例说明,如果申请人提供的初次使用时间为“Prior to Jan 1, 1955(于1955年1月1日之前)”,则审查官会将初次使用时间推断为1954年12月31日。如果申请人提供的初次使用时间为“Before February 1961(1961年2月前)”,则审查官会将初次使用时间推断为1961年1月31日。

  如果是多个类别的商标申请,则每个类别需要提供一张使用证据即可,但个别情况下如果某个类别部分商品区分性较大,例如09类中同时指定了“望远镜”和“计算机”,审查员可以要求提供多张使用证据。使用证据会作为商标档案扫描上传至www.uspto.gov 内的TDR (Trademark Document Retrieval),任何人得以访问该文件,包括潜在异议人等。针对彩色商标的申请必须提供彩色商标的使用证据,而申请黑白商标可以提供彩色商标使用证据也可提供黑白商标使用证据。提供的使用证据通常为产品标签 (labels and tags),冲压模式(Stampings),产品包装(Packaging)。

  对于特殊商标的申请,比如声音商标(sound mark),动画商标(motion mark)提供的使用证据形式,美国商标法也进行了相关规定。比如声音商标的申请要求提供CD、DVD碟片,里面需要载有足够的音频或视频内容。对于动画商标的申请则要求提供能够体现动画表现形式的图画,可以是连续的几帧图画。

  通过美国商标法对于使用证据方面的规定,可以看出其商标注册制度是建立于严格的使用基础之上。当然,虽然对于使用证据的要求和审查并不十分严格,但其商标使用制度设立的严谨性也可见一斑。