等同原则（doctrine of equivalents）是美国最高法院法官JACKSON在1950年审理Graver Tank（339 U.S. 605, 1950）一案时提出的，也就是“a patentee may invoke this doctrine to proceed against the producer of a device if it performs substantially the same function in substantially the same way to obtain the same result.”在侵权诉讼中，等同原则的运用可以防止仅从字面上的意思来理解专利的保护范围，使得侵权者不能通过对专利的特征进行非实质的、不重要的变化或替换来达到逃避侵权责任的目的。

　　但是，在专利申请的审查过程中对权利要求的修改会对等同原则的适用产生限制,也就是审查过程禁止反悔原则（Prosecution History Estoppel， 下称PHE）的限制。至于如何限制，美国法院有一些不同的判例。 根据美国最高法院审理的Festo (535 U.S. 722, 2002)一案，制定了如下原则：

　　（1）根据任何有关专利性的问题（即35 U.S.C.§§101,102,103 和112）所进行的缩小权利要求范围的主动修改，都会导致修改的权利要求的特征的PHE限制；

　　（2）PHE并非对缩小的权利要求的特征的每个等同特征都产生限制，而是需要对审查历史进行检查来确定什么主题确实被所述修改所放弃（surrender）。只有在该修改是未经说明的、缩小保护范围的且专利权人不能提供该修改不涉及专利性问题的正当理由的情况下，才可以对该修改完全限制等同（complete bar to equivalent）。

　　值得注意的是，未经说明的、专利权人又不能提供该修改不涉及专利性问题的正当理由的修改，该权利要求将完全禁止适用等同原则。理由在于这种未经说明的修改与权利要求的“清楚和通知功能”（definitional and notice function）相冲突，没有修改说明，公众就无法确定该权利要求的保护范围，从而无法进行投资等活动。

　　关于如何确定权利要求的修改对等同原则的限制问题，该法院只提供了一个大体的预见性标准（foreseeability test）来帮助确定何种等同特征被该修改所丢弃：

　　“There is no reason why a narrowing amendment should be deemed to relinquish equivalents unforeseeable at the time of the amendment and beyond a fair interpretation of what was surrendered. Nor is there any call to foreclose claims of equivalence for aspects of the invention that have only a peripheral relation to the reason the amendment was submitted.”

　　（3）该法院认为说明该修改没有放弃特定的等同特征的举证责任在专利权人。该法院给出了下面的例子，这些例子可以作为专利权人说明该修改没有放弃特定的等同特征的理由：

There are some cases, however, where the amendment cannot reasonably be viewed as surrendering a particular equivalent. The equivalent may have been unforeseeable at the time of the application; the rationale underlying the amendment may bear no more than a tangential relation to the equivalent in question; or there may be some other reason suggesting that the patentee could not reasonably be expected to have described the insubstantial substitute in question. * * * *

The patentee must show that at the time of the amendment one skilled in the art could not reasonably be expected to have drafted a claim that would have literally encompassed the alleged equivalent.

　　接下来一个问题：什么是涉及专利性问题的主动修改？比如，原始权项1被审查员认为不具非显而易见性而权项2被允许，因此，申请人将权项1删除，权项2被授权。这个修改，就被认为是“涉及专利性的修改”。因此，可以想象，答复审查意见过程中的大部分修改，都会对将来的侵权诉讼中的等同原则的适用产生潜在的不利影响。

　　由于修改如何对等同原则的适用产生限制需要在诉讼阶段才能确定，而关于如何限制这个问题法官也只是给出了一些原则性的东西，可以想象，对负有举证责任的专利权人来说，在诉讼阶段解决该问题实在不是件轻而易举的事情。

　　因此， 为了防止权利要求在侵权诉讼中被限制适用等同原则，似乎最好的办法就是减小后期审查阶段进行修改的可能性。为此：

　　（1）在撰写阶段， 就要对与该申请相关的现有技术进行详尽的分析；

　　（2）关于撰写要点跟中国专利法基本相同，这里就不在赘述。值得一提的是，将至少独立权利要求拷贝到发明内容部分可以减少审查员对written description requirement”(相当于“支持”)问题提出的反对意见的可能性。

　　当然，在审查过程中很难避免修改，因此在提交修改时：

　　（1）要提交修改说明，强调该修改没有缩小范围，这不但有助于说服审查员，还有为将来的诉讼提供证据的作用；

　　（2）在确实需要缩小范围的修改的情况下，要尽量减少在该修改的权项中的发生的变化，使这种变化最小，也就是说，仅对需要修改的特征进行修改，并且要在修改说明中清楚、精确（有意识）地说明为什么要进行该修改，以防止诉讼阶段产生对等同原则的完全限制。

　　（3）要防止对个别权项修改导致对整套权项发生限制的情况。例如，在陈述意见时，要针对具体的修改权项中的具体的修改特征来陈述，不要用“本发明”这种术语，这会被解释成适用于整个发明。

　　上面简要地讨论了美国专利法中修改对等同原则适用的限制问题。尽管我国专利法没有这方面的规定，但是其中思路还是值得我们借鉴和思考的。实际上，写好原始的申请文件是最重要的，后续的修改总是有这样或者那样的风险。

　　注：本文主要参考了旧金山大学法学院专利法教授Michael E. Dergosits 的授课材料编写而成