摘要：在利用“三步法”来评判创造性时，审查员与申请人或代理人通常在是否存在技术启示、是否显而易见的问题上存在分歧，常常是公说公有理婆说婆有理。实践中，由于申请人或代理人与审查员所处的地位、举证责任的承担等不同，使得申请人或代理人往往难于从非显而易见性方面来说服审查员改变其观点。本文通过对实际案例的分析，尝试着从技术效果的角度出发，针对区别技术特征，论述发明能够获得意料不到的技术效果并由此确立发明的创造性。这即避免了与审查员在是否存在技术启示的问题上的纠缠，并且往往能够起到事半功倍的效果。

　　 关键词：创造性，技术启示，意料不到，技术效果

　　 专利法第22条第3款的规定，创造性是指，同申请日以前已有的技术相比，该发明有突出的实质性特点和显著的进步。根据审查指南的规定；判断突出的实质性特点就是判断要求保护的发明对本领域的技术人员来说是否显而易见；判断显著的进步主要应该考虑发明是否具有有益的技术效果。

　　 判断是否产生了有益的技术效果相对而言较为简单，审查指南中对此亦例举了一些实例，例如质量改善、产量提高、节约能源、防治环境污染等。在实际中，审查员与申请人或代理人之间关于是否产生了有益的技术效果这一点的争议较少。

　　 判断是否显而易见则相对复杂，审查指南为此规定了一种普适性方法，即通常所述的“三步法”。该方法实质上是判断现有技术中是否存在技术启示，促使本领域技术人员将所谓的区别特征应用于最接近的对比文件，从而实现所要求保护的发明。

　　 “三步法”实质上是一种逻辑推理方法，这种推理、尤其是最后一步往往依赖于判断的主体。为了尽量避免判断的主观性，审查指南中假设了一个判断创造性的主体，即本领域的普通技术人员。本领域的普通技术人员应知晓申请日或者优先权日之前发明所属技术领域所有的普通技术知识，能够获知该领域中所有的现有技术，并且具有应用该日期之前常规实验手段的能力，但他不具有创造能力。如果所要解决的技术问题能够促使本领域的技术人员在其他技术领域寻找技术手段，他也应具有从该其他技术领域中获知该申请日或优先权日之前的相关现有技术、普通技术知识和常规实验手段的能力。

　　 显然，本领域的普通技术人员是理想状态下的人。但实践中所涉及的人例如审查员、申请人或代理人是“现实的人”，其专业背景、知识视野、所代表的利益立场等诸多的因素将在客观上影响其判断能力和推理能力，并由此影响对是否存在技术启示的判断。因此，在利用三步法来判断创造性时，审查员与申请人或代理人之间关于是否存在技术启示常常存在分歧，仁者见仁智者见智。

　　 实践中，当利用三步法来否定发明的创造性时，审查员通常采用的策略是，第一，将区别技术特征认定为公知常识或是常规技术手段，由此断定存在技术启示，将该区别技术特征应用于最接近的现有技术来获得本发明技术方案是显而易见的；第二，声称区别技术特征被另一技术方案或者另一对比文件所公开，并且通过一定的推理来断定存在技术启示，将该区别技术特征应用于最接近的现有技术来获得本发明技术方案是显而易见的。

　　 关于认定区别技术特征为常规技术或是惯用的技术手段，在目前的审查实践下，审查员无须举证。如要否定审查员的意见，申请人须举出反证。另外，审查员的推理至少在形式上基于所引用的对比文件，通常表面上看来合乎情理。

　　 在实践中，当面临审查意见中的如此认定和/或推理时，除非提出能够证明所述区别技术特征为非常规技术或惯用技术手段的相反证据，或者能够证明审查员的推理存在重大的缺陷或者证明按照审查员的推理逻辑所得出的结论是不合理的、甚至是荒谬的，否则很难改变审查员的立场观点。

　　 根据审查指南第二部分第四章第6.2节以及5.3节的规定：如果发明与现有技术相比具有预料不到的技术效果，则不必再怀疑其技术方案是否具有突出的实质性特点，可以确定发明具备创造性。当然，该意料不到的技术效果在“质”或“量”上需明显区别于上述“有益的技术效果”。根据审查指南第二部分第四章第5.3节的规定：发明取得了预料不到的技术效果，是指发明同现有技术相比，其技术效果产生“质”的变化，具有新的性能；或者产生“量”的变化，超出人们预期的想象。这种“质”的或者“量”的变化，对所属技术领域的技术人员来说，事先无法预测或者推理出来。

　　 这实际上提供了不同于“三步法”的另一争辩创造性的思路。如果能够证明发明取得了意料不到的技术效果，则可以避免纠缠于是否存在技术启示的问题。

　　 下面通过实际案例，对从意料不到的技术效果角度来争辩创造性进行了一些探讨。

　　 案例1

　　 本发明权利要求1：一种通过氢化 （1）来制备 （2）的方法，其中R为C1-C6的烷基，并且所述氢化反应在离子液体的存在下进行。

　　 审查意见中引用了两篇对比文件，其中对比文件1公开了一种通过氢化 （3）来制备 （4）的方法，其中所述氢化反应在甲苯中进行。对比文件2中公开了离子液体可应用于有机反应，并且相比于常规的分子溶剂，其具有稳定性好、能够提高催化活性、选择性高等优点。因此，本发明权利要求1相对于对比文件1的区别特征在于，本发明中R是C1-C6的烷基，而对比文件1中是H；本发明中反应溶剂为离子液体，而对比文件1为甲苯。

　　 审查意见中认为本发明的目标产物（2）的结构与对比文件2的目标产物（4）相似，反应位点相同，氢化试剂和催化剂也相同，因此本领域技术人员很容易在对比文件1的基础上利用C1-C6的烷基替代H从而制备本发明的化合物（2），并且很容易在对比文件2的教导下利用离子液体来替代对比文件1中的甲苯，由此实现本发明权利要求1的技术方案。

　　 实际上，审查员基于对比文件1和2做出了两个推理：本发明的目标产物的结构与对比文件2的目标产物相似，反应位点相同，氢化试剂和催化剂也相同，由此推导出很容易在对比文件1的基础上利用C1-C6的烷基替代H；比文件2中公开了离子液体相比于常规的分子溶剂具有诸多的优点，由此推导出很容易利用离子液体来替代对比文件1中的分子溶剂甲苯。如上所述，除非能够发现现有技术中记载有与上述审查意见相反的教导，例如记载有不能够利用C1-C6的烷基替代H来制备本发明的化合物、不优选或不能够利用离子液体来替代甲苯的教导，否则从正面来反驳审查员的观点将较为困难，并且容易陷入公说公有理婆说婆有理的困境。

　　 如果另辟蹊径，从技术效果的角度考虑，证实本发明相对于现有技术实现了意料不到的技术效果，则可起到事半功倍的效果。

　　 基于此，我们针对区别技术特征，从技术效果的角度来进行了争辩。首先，如审查指南中所述，化学是一门实验科学，其发明的实施以及技术效果往往难于预测。例如，一般羟基-OH的极性较烷氧基-OR的极性大，羟基-OH对苯环的活化作用因此可能更大，如果利用烷氧基-OR来替代对比文件2的羟基-OH（即利用C1-C6的烷基R替代H），则该活化作用可能会减弱，因此替代后能不能进行反应以及（如果能够反应的话）反应的技术效果（例如纯度、产率、反应时间等）也很难预测。其次，本发明实验结果也进一步证实了上述观点。在本发明采用特定反应物来制备特定的醚化合物的反应中，利用离子液体作为溶剂实现了意料不到的技术效果。例如，在本发明在利用甲苯的作为溶剂的实施例中，其纯度不超过94%，而在利用离子液体作为溶剂的实施例中，其产物的纯度为98%以上（在有机合成中，纯度越高则进一步提高越困难，进一步提高两三个百分点则就意味着很大的改进）。另外，在利用甲苯作为溶剂的实施例中，其反应时间是18小时左右，而利用离子液体作为溶剂的实施例的反应时间不超过8小时，二者相差一倍多。这些技术效果相比于现有技术有显著的“量”，甚至是“质”的改进，显然难于从对比文件1和2中预期到。实践中，审查员认同上述意见，并发出了授权通知。

　　 案例2

　　 本发明权利要求1：一种离子液体，其中（1）所述离子液体包含两种或更多种类型的阴离子，其中至少一种类型的所述阴离子具有一个或更多个吸电子基团键合至具有一个或多个非共价电子对的中心原子的结构；和（2）所述离子液体具有根据DSC测量的不大于2 W/g的最大放热热流峰高。

　　 权利要求2：根据权利要求1的离子液体，所述离子液体包含EMI-TFSI(1-乙基-3-甲基咪唑双-三氟甲基磺酰亚胺盐)和EMI-BETI(1-乙基-3-甲基咪唑双(全氟乙基磺酰)亚胺盐)、或者EMI-TFSI和EMI-BF4(1-乙基-3-甲基咪唑四氟硼酸盐)。

　　 对比文件1公开了一种常温熔盐（离子液体），其披露了权利要求1的上述技术特征（1），并且记载了一些熔盐的通式结构，但是没有具体记载上述EMI-TFSI、EMI-BETI以及EMI-BF4。对比文件2中公开仅包含EMI-TFSI的离子液体，和仅包含EMI-BF4的离子液体。相比之下，权利要求1的技术特征（2）即“所述离子液体具有根据DSC测量的不大于2 W/g的最大放热热流峰高”、权利要求2的包含“EMI-TFSI和EMI-BETI”二者的离子液体以及包含“EMI-TFSI和EMI-BF4”二者的离子液体相对于对比文件1和2而言构成了区别技术特征。

　　 第一次审查意见中认为：上述区别技术特征（2）为常规的选择；在对比文件2已经公开了包含EMI-TFSI的离子液体以及包含EMI-BF4的离子液体的情况下，上述区别技术特征包含“EMI-TFSI和EMI-BF4”二者的离子液体也是显而易见的；同时，EMI-BETI是常规的选择，因此包含“EMI-TFSI和EMI-BETI”二者的离子液体也是常规的选择。由此，权利要求1相对于对比文件1，权利要求2相对于对比文件1和2而言是显而易见的，均不具备创造性。

　　 在审查员对所谓的“公知常识”、或者“常规选择”可以不举证的情况下，除非申请人或代理人能够举出相反的证据，例如现有技术中离子液体通常具有根据DSC测量的大于2 W/g的最大放热热流峰高，现有技术中没有或者不主张使用包含EMI-BETI的离子液体，否则很难改变审查员的立场观点。并且寻求这样反证证据在实际中也几乎是如同大海捞针。另外，审查员由对比文件2推导出包含EMI-TFSI和EMI-BF4二者的离子液体似乎也顺理成章。

　　 因此，循着审查员的思路，从非显而易见性（即不存在技术启示）的角度来争辩创造性将非常困难。实践中也证实了这一点。在答复第一次审查意见时，申请人对权利要求1进行了非实质性的修改，并争辩本发明的技术方案非显而易见。陈述的具体理由包括：对比文件1和2中均没有公开同时包含EMI-TFSI和EMI-BETI二者、或者同时包含EMI-TFSI和EMI-BF4二者的离子液体；对比文件1和2中根本没有提及放热热流；并且审查员并没有提供任何证据来证明上述区别技术特征（2）是常规选择，相反上述区别技术特征（2）构成本发明对现有技术的贡献。显然，答复意见在一定程度上只是在质疑审查意见，并没有提出有力的有利反证或推理。上述答复与审查意见实际上处于公说公有理婆说婆有理的境地。最终，审查员坚持其观点，发出了与第一审查意见基本相同的第二次审查意见。

　　 如果在答复第二次审查意见仍旧循着审查员的思路来针对显而易见性进行争辩，在没有提出新的特别有利的证据或论证的情况下，将面临着被驳回的风险。因此，在答复第二次审查意见时，从意料不到的技术效果的角度进行了争辩，并将权利要求2并入了权利要求1中。

　　 根据说明书的记载，离子液体用作电池电解质组分时，其放热值的大小将影响电池的性能例如安全性。分析本发明的技术效果发现，在如权利要求1中所限定的不大于2 W/g的最大放热热流峰高的范围内时，同时包含EMI-TFSI和EMI-BETI、或者同时包含EMI-TFSI和EMI-BF4的离子液体的最大放热峰高低于所述两种类型的盐中的至少一种盐的最大放热峰高。也即，该离子液体的放热峰高的实际测量值小于其放热峰高的计算值。这表明，上述两种物质的组合实际上发生了协同效应，使得在不大于2 W/g的最大放热热流峰高的范围内降低了最大放热流峰高，从而实现更高的安全性水平。显然，所述协同作用超出了本领域技术人员的一般预期，取得了意料不到的技术效果。实践中，上述答复意见获得了审查员的认同，最终该申请获得授权。

　　 根据笔者的经验，如果审查员与申请人或代理人在是否存在技术启示的问题上存在分歧，在没有提出新的明显与审查意见相反的证据或逻辑推理的情况下，要改变审查员的立场几乎是不可能完成的任务。在所接触的案例中，由于创造性而被驳回的大多数情况是：申请人或代理人坚持不存在技术启示，而同时又不能够说服审查员。

　　 在这种情况下，可以尝试着从技术效果的角度出发，针对区别技术特征，基于说明书来分析与该区别技术特征相关联的技术效果，并论证本领域技术人员从现有技术中不能够预期获得这些技术效果，也许会山重水复疑无路，柳暗花明又一村。上述之言旨在抛砖引玉，冀期交流指教。